Protéger sa propriété intellectuelle dans sa structure américaine ne consiste pas seulement à déposer une marque ou un brevet. La vraie question, celle qui se règle au moment de constituer votre entité, est plus simple : qui possède quoi, et selon quel contrat ?
Cet article traite de la détention et des flux internes au groupe. Pour les mécanismes de dépôt et de contentieux, j’ai écrit un guide séparé, ma FAQ sur la propriété intellectuelle aux États-Unis.
Ce que je constate sur le terrain, c’est que les dirigeants français sécurisent bien leurs dépôts, puis laissent la question de la propriété non traitée. Deux ans plus tard, au moment d’une levée ou d’une cession, le problème remonte.
Trois façons de loger la propriété intellectuelle
Une fois votre filiale américaine créée, vous avez trois schémas possibles. Chacun a une logique et un coût.
Tout garder en France et concéder une licence
C’est le schéma que je recommande le plus souvent aux PME industrielles. La société française conserve les brevets, les marques et les logiciels, puis accorde une licence d’exploitation à sa filiale américaine.
Vous gardez la maîtrise de vos actifs, et la filiale verse une redevance. Cette redevance doit être fixée à des conditions de marché, sous peine de redressement des deux côtés.
Transférer la propriété à l’entité américaine
Ce schéma s’impose surtout lorsque des investisseurs américains entrent au capital de la structure locale. Ils exigent que les actifs se trouvent dans la société qu’ils financent.
En revanche, le transfert est un acte de cession, avec une valorisation et un traitement fiscal en France. Il se prépare, il ne s’improvise pas. J’ai traité ce cas dans mon article sur le flip vers une holding américaine.
Partager les coûts de développement
Un accord de partage de coûts permet aux deux entités de co-financer les développements futurs et d’en partager la propriété. Ce montage convient aux groupes qui développent réellement des deux côtés.
Il exige néanmoins une documentation solide. Sans elle, chaque administration considérera que l’autre a été avantagée.
Le piège américain que personne ne voit venir
Voici le point le plus important de cet article, et celui qui coûte le plus cher quand on l’ignore.
En droit américain, ce que crée un prestataire indépendant ne vous appartient pas automatiquement. Sans clause de cession écrite et signée, le développeur, le graphiste ou le bureau d’études conserve la titularité de son travail.
La règle diffère pour les salariés, dont les créations réalisées dans le cadre de leurs fonctions reviennent en principe à l’employeur. Mais la frontière est floue, et les litiges nombreux.
La clause à faire signer systématiquement
Tout contrat de travail et tout contrat de prestation américain doit comporter une clause de cession des droits et d’engagement de cession des inventions futures.
Faites-la signer avant le premier jour de travail, jamais après. Une cession signée rétroactivement est fragile, et un prestataire mécontent peut refuser de signer une fois le travail livré.
Je vous invite à vérifier ce point immédiatement si vous avez déjà des prestataires américains. C’est l’audit le plus rentable que vous puissiez faire cette semaine.
Qui dépose la marque, la société française ou la filiale
Cette question revient dans presque tous mes dossiers, et la réponse dépend de votre schéma de détention.
Si vous conservez la propriété intellectuelle en France, déposez au nom de la société française et concédez une licence à la filiale. Cela évite d’avoir à retransférer la marque plus tard.
Si votre filiale a vocation à devenir autonome ou à accueillir des investisseurs, déposez directement à son nom. Pour la mécanique du dépôt, voyez mon article sur le dépôt de marque à l’USPTO depuis la France.
Les redevances et leur traitement fiscal
Dès qu’une licence existe entre vos deux entités, vous entrez dans le champ des prix de transfert.
Le taux de redevance doit correspondre à ce que des entreprises indépendantes auraient convenu. Une redevance trop faible fait sortir de la valeur de France, une redevance trop élevée réduit artificiellement le résultat américain. Les deux administrations regardent.
La convention fiscale entre la France et les États-Unis prévoit par ailleurs un traitement favorable des redevances en matière de retenue à la source. Vérifiez les conditions applicables à votre cas auprès du Bulletin officiel des finances publiques.
Sur la documentation à constituer, j’ai écrit un article dédié aux prix de transfert entre maison mère et filiale.
Ce que vos investisseurs vérifieront
Si vous visez une levée de fonds américaine, la due diligence sur la propriété intellectuelle est systématique et minutieuse.
Les points examinés sont toujours les mêmes : la chaîne de titularité complète, les cessions signées par chaque contributeur, l’absence de revendication d’un ancien employeur, et la cohérence entre les dépôts et l’entité financée.
Une chaîne interrompue ne bloque pas nécessairement l’opération. En revanche, elle fait baisser la valorisation ou déclenche une garantie d’actif renforcée.
Le secret d’affaires, l’actif que l’on oublie de protéger
Tout ne se dépose pas. Vos procédés de fabrication, vos formulations, vos fichiers clients et vos méthodes commerciales relèvent du secret d’affaires.
Aux États-Unis, cette protection existe et se défend devant les tribunaux. Elle suppose toutefois que vous démontriez avoir pris des mesures raisonnables pour préserver la confidentialité.
Concrètement, cela signifie trois choses. Des accords de confidentialité signés avec vos partenaires et vos salariés, un accès aux documents sensibles limité à ceux qui en ont besoin, et un marquage clair des informations confidentielles.
Sans ces preuves, un juge américain considérera que l’information n’était pas réellement secrète. La protection tombe alors, quel que soit le préjudice subi.
Je vous invite donc à traiter le secret d’affaires comme une discipline d’organisation, et non comme une clause contractuelle de plus.
Questions fréquentes
Faut-il créer une société dédiée à la propriété intellectuelle ?
Rarement pour une PME. Ce type de holding se justifie à partir d’un portefeuille important et de flux significatifs, et il attire l’attention des administrations fiscales.
Pour la plupart de mes clients, conserver les actifs dans la société française opérationnelle suffit largement.
Un salarié américain peut-il revendiquer une invention ?
Oui, notamment si l’invention a été conçue hors du champ de ses fonctions ou en dehors des moyens de l’entreprise. Certains États encadrent d’ailleurs strictement les clauses de cession trop larges.
Faites donc rédiger vos clauses par un avocat de l’État concerné, et non à partir d’un modèle générique.
Que faire si un ancien prestataire refuse de signer ?
Négociez une cession rémunérée, même modeste, plutôt que de laisser la situation en l’état. Un actif au titre incertain vaut moins qu’un actif payé deux fois.
En cas de blocage, voyez mon article sur les litiges de propriété intellectuelle aux États-Unis.
Ma checklist avant de lancer votre activité américaine
- Décidez qui détient quoi, et écrivez-le noir sur blanc.
- Signez un contrat de licence intragroupe si la France conserve les actifs.
- Faites signer les cessions de droits à chaque salarié et chaque prestataire américain.
- Alignez vos dépôts sur l’entité qui doit les porter.
- Documentez votre taux de redevance dès la première facturation.
Cinq points, quelques heures de travail juridique, et vous évitez la quasi-totalité des accidents que je vois se produire.
Si vous voulez sécuriser votre schéma avant de vous lancer, prenez rendez-vous avec moi. Vous pouvez également découvrir la méthode que j’ai développée pour cadrer une implantation américaine.
Pour les procédures de dépôt, référez-vous au site officiel de l’United States Patent and Trademark Office.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil juridique. La réglementation évolue régulièrement. Je vous recommande de consulter un professionnel qualifié en propriété intellectuelle américaine pour votre situation spécifique.
